“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是《專利法實施細則》第十七條規(guī)定的說明書中需記載的發(fā)明內(nèi)容，其與《專利法》二十六條關(guān)系緊密，但卻往往得不到應(yīng)有的重視。在本系列文章中，筆者將通過對兩個有關(guān)專利確權(quán)程序的行政案件和一個復(fù)審案件的研究，探討撰寫申請文件中“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”部分時應(yīng)該注意的問題。
本系列文章共分三篇，將分別論述：
上期，我們說道，在撰寫專利申請文件時，撰寫人應(yīng)充分考慮“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”與說明書中具體實施方式邏輯上的對應(yīng)性。申請文件撰寫人應(yīng)當對以下問題做出準確判斷：本領(lǐng)域技術(shù)人員采用具體實施方式中的具體技術(shù)手段是否能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。如果判斷結(jié)果為不能，則撰寫人應(yīng)對具體實施方式部分或者發(fā)明所要解決的技術(shù)問題部分進行修改，直到可以滿足前述的兩個要求為止。本期，我們將討論：
“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是確權(quán)案件中判斷“權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)”的重要標準案例：第82003號專利復(fù)審決定
發(fā)明創(chuàng)造名稱：延緩釋放阿立哌唑的可注射組合物
本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局在復(fù)審決定中認定：本申請所要解決的技術(shù)問題是如何提供一種用于延緩釋放阿立哌唑的可注射組合物，其中阿立哌唑在哺乳動物的血清中可以達到至少持續(xù)7天的釋放效果……在本申請說明書僅給出一個具有試驗數(shù)據(jù)確證的實施例的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從說明書公開的技術(shù)方案概括出本申請權(quán)利要求1所要求保護的技術(shù)方案，無法預(yù)見權(quán)利要求1涵蓋的所有技術(shù)方案均能解決本申請所要解決的技術(shù)問題，實現(xiàn)所述技術(shù)效果，因而權(quán)利要求1不符合專利法第26條第4款的規(guī)定……因此，確定本申請所要解決的技術(shù)問題是基于說明書的整體記載而確定的，并不取決于權(quán)利要求中功能性限定的特征是否存在，該技術(shù)特征的刪除并不意味著所述技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題發(fā)生了改變。通過該復(fù)審決定可知，在專利確權(quán)過程中，認定專利所要解決的技術(shù)問題，是以說明書中記載的技術(shù)問題為基本依據(jù)，并綜合考慮說明書中背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷、涉案專利相對于背景技術(shù)取得的有益效果等。反觀獨立權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征本身，并非認定專利所要解決的技術(shù)問題的決定性依據(jù)。
《專利法》第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”?！皺?quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)”應(yīng)理解為“要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中充分公開的內(nèi)容中得到或者概括得出的技術(shù)方案”，且不得包含“推測的內(nèi)容”。而權(quán)利要求書是否包含“推測的內(nèi)容”則需要從解決“技術(shù)問題”的技術(shù)方案是“充分公開”還是“推測”得出進行考量。
因此，在撰寫專利申請文件時，對于背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷、發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、有益效果等內(nèi)容的撰寫應(yīng)當在邏輯上取得一致。發(fā)明所要解決的技術(shù)問題通過背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷得以反映，解決技術(shù)問題獲得的有益效果也應(yīng)當可以從技術(shù)方案本身推導(dǎo)得出。并且，獨立權(quán)利要求涵蓋的所有技術(shù)方案應(yīng)均能解決本申請所要解決的技術(shù)問題，實現(xiàn)所述技術(shù)效果。
