《高等學(xué)校知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范（GB/T 33251-2016）》
7.1.1 選題
選題階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括∶
a） 建立信息收集渠道，獲取擬研究選題的知識產(chǎn)權(quán)信息;
b） 對信息進(jìn)行分類篩選和分析加工，把握技術(shù)發(fā)展趨勢，確定研究方向和重點。
今天的案例表明，當(dāng)存在遺漏或者部分瑕疵時，專利復(fù)審決定可被部分撤銷。當(dāng)然，這一有利于申請人的結(jié)果發(fā)生的前提是專利應(yīng)具有或部分應(yīng)具有足夠的創(chuàng)造性，這就離不開選題時的深思熟慮和對專利信息——技術(shù)文件和判例的巧妙使用。
背景信息
某大學(xué)申請了一項專利。
國家知識產(chǎn)權(quán)局對此項專利申請的復(fù)審決定書中表述到“基于類似（類似權(quán)利要求3）的理由”，認(rèn)定權(quán)利要求4沒有創(chuàng)造性。
某大學(xué)認(rèn)為國家知識產(chǎn)權(quán)局的復(fù)審決定書遺漏了對權(quán)利要求4的創(chuàng)造性的評述，至少應(yīng)當(dāng)予以部分撤銷。
國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為其已對權(quán)利要求4作出評述。即便該評述存在瑕疵，也不影響被訴決定基于其他權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性而維持駁回決定的整體結(jié)論。1.從專利授權(quán)程序的目的理解，需要確保進(jìn)行公告授權(quán)的專利申請的所有權(quán)利要求均符合授權(quán)條件，專利行政審查實踐采用整體授權(quán)。2.專利實質(zhì)審查與復(fù)審審查是一種否定性審查，不會對發(fā)明專利申請文件中未發(fā)現(xiàn)不符合《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）和《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》（以下簡稱專利法實施細(xì)則）有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容給予積極的確認(rèn)。3.專利授權(quán)行政程序與專利確權(quán)行政程序的性質(zhì)不同，專利授權(quán)行政程序針對的是“專利申請”，是一個整體，審查決定結(jié)果不能切分。4.從保障專利申請人權(quán)益的角度來理解，其可以通過分案申請的途徑實現(xiàn)救濟(jì)。5.專利申請人在駁回決定以及復(fù)審決定作出前均有機(jī)會對專利申請文件進(jìn)行修改，且審查員與申請人對于專利申請文件的修改可以有多種溝通方式，但依職權(quán)修改存在嚴(yán)格限制，亦與審查實踐不符。
裁定書（節(jié)選）要點：
本院認(rèn)為，本案的爭議焦點在于本申請是否具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。具體包括以下三個爭議問題：被訴決定關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否錯誤；對比文件1是否給出了區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)啟示；被訴決定是否遺漏對權(quán)利要求4的評述以及是否可以因此判決部分撤銷。
……
關(guān)于被訴決定因遺漏對部分權(quán)利要求的評述是否可以予以部分撤銷。
首先，被訴決定關(guān)于專利申請每個權(quán)利要求的審查和評述是可分的。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條的規(guī)定，在行政決定可分的情況下，人民法院可以依法判決部分撤銷被訴決定。專利權(quán)利要求或者權(quán)利要求中的技術(shù)方案是專利授權(quán)確權(quán)的最小單元，各權(quán)利要求或者權(quán)利要求中的技術(shù)方案具有相對獨立性。如果專利申請駁回復(fù)審決定針對各個權(quán)利要求或者技術(shù)方案分別進(jìn)行了評述，其原則上是可分的，因而可以被部分撤銷。
其次，所謂“整體駁回”系專利審查實踐中的做法，其并不構(gòu)成被訴決定不能部分撤銷的法律理由。當(dāng)專利審查員遺漏對部分權(quán)利要求的審查或者審查錯誤，而該部分權(quán)利要求符合專利授權(quán)條件時，如果僅因“整體駁回”的實踐做法而駁回專利申請人的合理請求，進(jìn)而整體維持復(fù)審決定，對于專利申請人來說難謂公平。專利申請人由此無法獲得再次修改權(quán)利要求書的機(jī)會，不能就其做出技術(shù)貢獻(xiàn)且符合授權(quán)條件的技術(shù)方案獲得專利授權(quán)，不利于充分激勵創(chuàng)新。從專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨出發(fā)，應(yīng)當(dāng)給予專利申請人再次修改權(quán)利要求書的機(jī)會。
再次，雖然專利人可以對具有授權(quán)前景的該部分權(quán)利要求提出分案申請，但是此種情況下的分案申請作用有限，不能解決“整體駁回”所帶來的全部問題。分案申請適用于同一個專利申請包含多個發(fā)明構(gòu)思的情形，用分案申請方式彌補(bǔ)“整體駁回”這一實踐做法對專利申請人的不利影響，這種適用方式并非分案申請制度的初衷。同時，雖然專利申請人在行政訴訟期間仍然可以提交分案申請，但在行政訴訟程序完結(jié)前，專利申請人通常難以預(yù)期人民法院會認(rèn)定哪一項或者哪幾項權(quán)利要求符合專利授權(quán)條件或者有授權(quán)可能，在此情形下提出分案申請往往缺乏針對性和準(zhǔn)確性。
又次，就遺漏或者認(rèn)定錯誤的部分權(quán)利要求判決重新作出復(fù)審決定系正當(dāng)程序要求。針對復(fù)審決定未予實質(zhì)審查或者認(rèn)定錯誤的專利權(quán)利要求，在該權(quán)利要求具備授權(quán)前景時，人民法院判決就該部分重新作出復(fù)審決定，體現(xiàn)了程序公正的法治原則。如果該權(quán)利要求符合專利授權(quán)條件，亦僅僅是給予當(dāng)事人修改權(quán)利要求的機(jī)會；如果當(dāng)事人堅持不予修改或者放棄獲得授權(quán)，其可自愿處分權(quán)利，既不影響國家知識產(chǎn)權(quán)局依法履行行政職責(zé)，又不需要為此單獨設(shè)立額外機(jī)制或者程序。
最后，判決部分撤銷復(fù)審決定并責(zé)令重新作出審查決定已有先例。在（2018）最高法行再131號再審申請人施特里克斯有限公司與被申請人國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛一案中，本院以被訴決定關(guān)于部分權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定錯誤為由，撤銷被訴決定。該案與本案情形類似。國家知識產(chǎn)權(quán)局已根據(jù)本院上述判決重新作出審查決定。
可見，在實務(wù)中，國家知識產(chǎn)權(quán)局執(zhí)行人民法院關(guān)于部分撤銷被訴決定的判決并不存在行政程序障礙。
因此，被訴決定遺漏對本申請權(quán)利要求4創(chuàng)造性的評述，該部分的相關(guān)認(rèn)定結(jié)論可以因此被撤銷。
